動態(tài)與觀點
- 引言 -
現(xiàn)有設計抗辯是外觀設計專利侵權訴訟中經(jīng)常用到的抗辯手段。被控請求人舉證證明被控侵權產(chǎn)品實施的是現(xiàn)有設計，不構成侵權。在侵權訴訟中無論是涉案專利與被控侵權產(chǎn)品之間，還是被控侵權產(chǎn)品與現(xiàn)有設計之間的比對，一般比對基礎均是產(chǎn)品種類相同或者相似。
但是在實務中經(jīng)常會出現(xiàn)被控侵權人舉證的現(xiàn)有設計與被控侵權產(chǎn)品種類不相同，而兩者的外觀高度相似的情況，此時就會遇到跨產(chǎn)品種類之間是否可以進行現(xiàn)有設計抗辯的問題，也就是“轉用”是否適用于現(xiàn)有設計抗辯的問題。
- 探討 -
相關法律規(guī)定
現(xiàn)有設計抗辯的法條依據(jù)來自于專利法第67條：在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據(jù)證明其實施的技術或者設計屬于現(xiàn)有技術或者現(xiàn)有設計的，不構成侵犯專利權。
《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第14條第2款規(guī)定，被訴侵權設計與一個現(xiàn)有設計相同或者無實質(zhì)性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的設計屬于專利法第62條（新法已調(diào)整為第67條）規(guī)定的現(xiàn)有設計。
我國外觀設計專利申請僅進行初審，授權專利穩(wěn)定性不強，侵權訴訟中往往會同時進行專利無效，導致整個侵權訴訟周期很長。此外，依據(jù)專利權的保護范圍應與專利權人的創(chuàng)新性貢獻相適應的原則，專利權人只能就其相對于現(xiàn)有設計的創(chuàng)新性貢獻獲得專利保護，如被控侵權產(chǎn)品屬于現(xiàn)有設計，則不應納入外觀設計專利權保護范圍。
基于上述理由，為了防止公有領域的設計被不合理地排他使用，簡便高效地保護公眾使用現(xiàn)有設計的自由，減輕被控侵權人的訴累，我國專利制度中建立了現(xiàn)有設計抗辯制度，阻止專利權人有關專利侵權的知識產(chǎn)權請求權的行使。
《專利審查指南》第四部分第五章第6.2.2節(jié)中關于“轉用”定義：是指將產(chǎn)品的外觀設計應用于其他種類的產(chǎn)品。模仿自然物、自然景象以及將無產(chǎn)品載體的單純形狀、圖案、色彩或者其結合應用到產(chǎn)品的外觀設計中，也屬于轉用?？芍稗D用”指的是不同種類產(chǎn)品之間設計轉移使用。
現(xiàn)有設計抗辯比對客體是被控侵權產(chǎn)品的外觀與現(xiàn)有設計，比對的前提是兩者產(chǎn)品種類相同或者相近。當侵權訴訟中被控侵權產(chǎn)品與現(xiàn)有設計產(chǎn)品兩者產(chǎn)品種類不同時，涉及現(xiàn)有設計的轉用，是否還適用現(xiàn)有設計抗辯，在實務中存在較大爭議。
目前司法判例中還是傾向于現(xiàn)有設計抗辯中不宜引入“轉用”概念。主要理由在于：現(xiàn)有設計抗辯應當僅進行“新穎性”判斷，而不做“創(chuàng)造性”判斷。
專利法第23條第1款的規(guī)定：授予專利權的外觀設計，應當不屬于現(xiàn)有設計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。專利法第23條第1款實務中稱為“新穎性”判斷條款，主要是判斷現(xiàn)有設計與授予專利權的外觀設計是否“相同”或者“實質(zhì)性相同”，判斷“相同”或者“實質(zhì)性相同”比對的前提均是兩者產(chǎn)品種類相同或者相近。
而專利法第23條第2款的規(guī)定：授予專利權的外觀設計與現(xiàn)有設計或者現(xiàn)有設計特征的組合相比，應當具有明顯區(qū)別?！秾＠麑彶橹改稀返谒牟糠值谖逭碌?節(jié)根據(jù)專利法第23條第2款的審查，授予專利權的外觀設計與現(xiàn)有設計或者現(xiàn)有設計特征的組合相比不具有明顯區(qū)別，是指如下幾種情形：
1.涉案專利與相同或者相近種類產(chǎn)品現(xiàn)有設計相比不具有明顯區(qū)別；
2.涉案專利是由現(xiàn)有設計轉用得到的，二者的設計特征相同或者僅有細微差別，且該具體的轉用手法在相同或者相近種類產(chǎn)品的現(xiàn)有設計中存在啟示；
3.涉案專利是由現(xiàn)有設計或者現(xiàn)有設計特征組合得到的，所述現(xiàn)有設計與涉案專利的相應設計部分相同或者僅有細微差別，且該具體的組合手法在相同或者相近種類產(chǎn)品的現(xiàn)有設計中存在啟示。
上述第（2）項關于“轉用”的情形屬于“是否具有明顯區(qū)別”判斷，實際上做的就是“創(chuàng)造性”判斷。
案例分析
理論永遠是灰色的，而實踐之樹常青。筆者也檢索到個別法院已經(jīng)有支持“轉用”適用于現(xiàn)有設計抗辯的案例。如廣東省高級人民法院(2017)粵民終91號，該案中涉案專利ZL201330203493.5，名稱為“門花(M08)”，涉案專利與被訴侵權產(chǎn)品均為門花，為裝飾構件，屬于裝飾品。
上訴人(原審被告)以其在紐約公共圖書館查詢到的《The Cabinet Maker’s Album》(New York,Steiger,1871-1872)一書第44頁“木雕餐柜”的設計圖案主張現(xiàn)有設計抗辯。
該案的裁判要點：
1.認為現(xiàn)有設計為木雕餐柜上的圖案，用于裝飾餐柜，屬于《國際外觀設計分類表》中06-04類“存放物品用家具”產(chǎn)品，因此，被訴侵權產(chǎn)品與現(xiàn)有設計產(chǎn)品不屬于相同種類或者相近種類的產(chǎn)品。
2.依據(jù)《專利審查指南》第四部分第五章6.2.2節(jié)對判斷現(xiàn)有設計是否存在具體的轉用啟示的細化，明確指出“由其他種類產(chǎn)品的外觀設計轉用得到的玩具、裝飾品、食品類產(chǎn)品的外觀設計”屬于“明顯存在轉用手法的啟示的情形，由此得到的外觀設計與現(xiàn)有設計相比不具有明顯區(qū)別”。
當一個裝飾品的外觀設計特征與某一其他不同種類產(chǎn)品的外觀設計特征相同或者僅存在細微差別的情況下，該裝飾品的外觀設計不能被授予專利權?；谕庥^設計專利不保護現(xiàn)有設計的基本原理，若一項外觀設計屬于對現(xiàn)有設計的轉用而與該現(xiàn)有設計沒有明顯區(qū)別，則該外觀設計不應納入專利保護范圍。
廣東高院認為在外觀設計專利侵權糾紛中，若被訴侵權產(chǎn)品的外觀設計屬于對現(xiàn)有設計的轉用，且屬于《專利審查指南》第四部分第五章6.2.2節(jié)的情形，則應當依據(jù)《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第14條第2款的規(guī)定認定該被控侵權產(chǎn)品實施的是現(xiàn)有設計，被控侵權人實施被控侵權產(chǎn)品的行為不構成侵犯專利權。
關于“轉用”是否適用于現(xiàn)有設計抗辯，在于如何解釋與適用《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第14條第2款的規(guī)定：被訴侵權設計與一個現(xiàn)有設計相同或者無實質(zhì)性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的設計屬于專利法第62條規(guī)定的現(xiàn)有設計。
核心爭議點在于“無實質(zhì)性差異”是否與專利法第23第1款的“實質(zhì)性相同”評價標準相同，還是說“無實質(zhì)性差異”已經(jīng)延伸至專利法第23條第2款“是否具有明顯區(qū)別”評價標準。
- 結語 -
介于目前最高法院還未有明確的指導性案例，亦或者對上述司法解釋進行進一步明確的基礎上，不易將“轉用”適用于現(xiàn)有設計抗辯。
首先，專利法67條與專利法第23條均使用的是“現(xiàn)有設計”這個概念，對于在同一部法律中出現(xiàn)的相同措辭，應當賦予其相同的含義。司法解釋第14條第2款中的“無實質(zhì)性差異”應當?shù)韧凇皩嵸|(zhì)性相同”，而不應外延至“是否具有明顯區(qū)別”。
其次，北京高院《專利侵權判定指南理解與適用》也明確強調(diào)：進行現(xiàn)有設計抗辯判定，應當先審查被訴侵權產(chǎn)品與現(xiàn)有設計所對應的產(chǎn)品是否屬于相同或者相近種類產(chǎn)品。
再次，基于專利保護范圍的公示性，專利保護范圍圈的邊界是清晰的，公眾可以明確知道在自由實施設計方案時應當避開這個圈。而當現(xiàn)有設計抗辯的標準統(tǒng)一時，公眾可以明確知道在自由實施設計方案時應當盡量落入現(xiàn)有設計這個圈內(nèi)。當現(xiàn)有設計抗辯的標準不統(tǒng)一時，現(xiàn)有設計這個圈的邊界其實是模糊的，亦會導致公眾在自由實施設計方案時無所適從。
