動(dòng)態(tài)與觀點(diǎn)
- 引 言 -
在無效宣告審查實(shí)踐中，特別是存在以專利法第22條第3款作為無效宣告理由的案件中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)這樣的情況：無效宣告請(qǐng)求人在提出無效宣告請(qǐng)求時(shí)以及在提出無效宣告請(qǐng)求之日起一個(gè)月內(nèi)會(huì)提交并補(bǔ)充現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)，如果是結(jié)合對(duì)比，則利用這些證據(jù)的某些組合來評(píng)價(jià)權(quán)利要求的創(chuàng)造性，而如果是單獨(dú)對(duì)比，則會(huì)使用所用證據(jù)公開的某個(gè)技術(shù)方案或者一個(gè)方案與其它方案相結(jié)合來評(píng)價(jià)權(quán)利要求的創(chuàng)造性；在隨后的口頭審理中，無效宣告請(qǐng)求人時(shí)常會(huì)當(dāng)庭變更用以評(píng)價(jià)創(chuàng)造性的證據(jù)組合方式或者證據(jù)使用方式。
由于證據(jù)組合方式或者證據(jù)使用方式的變更超出了無效宣告請(qǐng)求人的請(qǐng)求范圍，新增加的證據(jù)組合方式或者證據(jù)使用方式是否應(yīng)該被考慮因而成為各方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)。
- 探 討 -
在這種情況下，專利權(quán)人一方通常會(huì)以違反請(qǐng)求原則或者違反聽證原則等為理由，請(qǐng)求復(fù)審和無效審理部或者法院對(duì)增加的證據(jù)組合方式或者證據(jù)使用方式不予考慮。
然而，在審查實(shí)踐中以及司法審判實(shí)踐中，無效宣告請(qǐng)求人在口頭審理中當(dāng)庭變更的用以評(píng)價(jià)創(chuàng)造性的新的證據(jù)組合方式或者證據(jù)使用方式有可能會(huì)被復(fù)審和無效審理部或法院所接受，下面結(jié)合兩個(gè)案例進(jìn)行說明。
案例一
（2017）京行終1201號(hào)二審行政判決書
在案例一中，作為無效宣告請(qǐng)求人的五洲公司在無效宣告請(qǐng)求書及其隨后提交的意見陳述書中主張涉案專利權(quán)利要求2相對(duì)于證據(jù)2不具備新穎性，相對(duì)于證據(jù)2和公知常識(shí)的結(jié)合不具備創(chuàng)造性，其在將權(quán)利要求2與證據(jù)2進(jìn)行特征對(duì)比時(shí)明確主張證據(jù)2的附圖3（第一實(shí)施例），未明確提及證據(jù)2的附圖5（第二實(shí)施例）。
在無效宣告口審中，五洲公司主張證據(jù)2的附圖5公開了權(quán)利要求2的技術(shù)特征。對(duì)此，專利權(quán)人臺(tái)達(dá)公司認(rèn)為五洲公司在口頭審理中引入證據(jù)2的附圖5（第二實(shí)施例），被訴決定對(duì)此進(jìn)行審查并作出宣告本專利全部無效的結(jié)論，違反請(qǐng)求原則和聽證原則。
北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，參照《專利審查指南》的規(guī)定，請(qǐng)求人可以在提出無效宣告請(qǐng)求之日起一個(gè)月內(nèi)增加無效宣告理由，或者補(bǔ)充具體說明。請(qǐng)求人在提出無效宣告請(qǐng)求之日起一個(gè)月后增加無效宣告理由的，復(fù)審和無效審理部一般不予考慮，而非絕對(duì)不予考慮。
雖然五洲公司在無效宣告請(qǐng)求書中在將本專利權(quán)利要求2與證據(jù)2進(jìn)行特征對(duì)比時(shí)明確主張證據(jù)2的附圖3（第一實(shí)施例）、未明確提及證據(jù)2的附圖5（第二實(shí)施例），但是在口頭審理程序中，五洲公司將證據(jù)2的附圖5（第二實(shí)施例）也納入現(xiàn)有技術(shù)的范圍，但臺(tái)達(dá)公司在口頭審理過程對(duì)上述實(shí)施方式也充分陳述了意見。
復(fù)審和無效審理部出于行政效率的目的，使用證據(jù)2的附圖5（第二實(shí)施例），并未超出五洲公司所提無效理由的范圍，也未違反請(qǐng)求原則和聽證原則。
案例二
（2011）高行終字第1505號(hào)二審行政判決書
在該案例中，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，王某涵在無效宣告請(qǐng)求書中將證據(jù)1作為基礎(chǔ)與證據(jù)2或者與證據(jù)2、3的結(jié)合用于評(píng)價(jià)本專利權(quán)利要求1的創(chuàng)造性，而在口頭審理中主張以證據(jù)3作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)與公知常識(shí)或與證據(jù)2或與證據(jù)2、1的結(jié)合用于評(píng)價(jià)本專利權(quán)利要求1的創(chuàng)造性，該組合方式的變更雖然超出了《審查指南》規(guī)定的增加無效理由的期限，但菲利浦公司在口頭審理中已經(jīng)對(duì)變更后的組合方式充分陳述了意見，其實(shí)體權(quán)益并未受到影響。
而且，菲利浦公司提交的《復(fù)審、無效程序中意見陳述書附頁》記載的內(nèi)容顯示，菲利浦公司對(duì)于證據(jù)3與任何其他對(duì)比文件的組合都進(jìn)行了陳述，因此復(fù)審和無效審理部第14219號(hào)決定僅采用證據(jù)3與證據(jù)1的結(jié)合對(duì)本專利權(quán)利要求1是否具有創(chuàng)造性作出結(jié)論，并未影響菲利浦公司的實(shí)體權(quán)益，未違反專利評(píng)審的請(qǐng)求原則。
通過這兩個(gè)案例可以看出，出于提高行政效率的考慮，對(duì)于無效請(qǐng)求人在口頭審理中當(dāng)庭變更的用以評(píng)價(jià)創(chuàng)造性的證據(jù)組合方式或者證據(jù)使用方式，有可能會(huì)被復(fù)審和無效審理部接受；同時(shí)，如果復(fù)審和無效審理部在無效宣告程序中沒有違反聽證原則，這樣的做法也會(huì)得到法院的認(rèn)可。 理由如下： 第一，對(duì)于無效宣告請(qǐng)求人在口審時(shí)當(dāng)庭提出的新的證據(jù)組合方式或者證據(jù)使用方式，復(fù)審和無效審理部予以接受并進(jìn)行審理，違反了審查指南的有關(guān)規(guī)定。 《專利審查指南》第四部分第三章4.2無效宣告理由的增加一節(jié)中的第（2）項(xiàng)規(guī)定如下： （2）請(qǐng)求人在提出無效宣告請(qǐng)求之日起一個(gè)月后增加無效宣告理由 的，復(fù)審和無效審理部一般不予考慮，但下列情形除外： （i）針對(duì)專利權(quán)人以刪除以外的方式修改的權(quán)利要求，在復(fù)審與無效審理部指定期限內(nèi)針對(duì)修改內(nèi)容增加無效宣告理由，并在該期限內(nèi)對(duì)所增加的無效宣告理由具體說明的； （ii）對(duì)明顯與提交的證據(jù)不相對(duì)應(yīng)的無效理由進(jìn)行變更的。 通過《專利審查指南》的上述規(guī)定可以看出，在提出無效宣告請(qǐng)求之日起一個(gè)月后增加的不屬于所列特定情形的無效宣告理由，屬于不予考慮的情形。 在案例2中，無效請(qǐng)求人當(dāng)庭改變用以評(píng)價(jià)創(chuàng)造性的證據(jù)組合方式，明顯屬于審查指南明確規(guī)定的不予考慮的情形。 此外，根據(jù)《專利審查指南》的有關(guān)規(guī)定（請(qǐng)參見第四部分第三章4.1審查范圍一節(jié)），即便是無效請(qǐng)求人在規(guī)定期限內(nèi)提出了無效宣告理由，但如果沒有對(duì)該無效宣告理由做出具體說明，該無效宣告理由也屬于復(fù)審和無效審理部不予考慮的情形。 在存在該項(xiàng)規(guī)定的情況下，對(duì)無效請(qǐng)求人沒有在規(guī)定期限內(nèi)提出、而是在無效宣告口審時(shí)當(dāng)庭提出的新的無效理由予以接受并進(jìn)行審理（如案例2），更是有悖法理。 另外，《專利審查指南》第四部分第三章3.3無效宣告請(qǐng)求范圍以及理由和證據(jù)一節(jié)第（5）項(xiàng)規(guī)定：請(qǐng)求人應(yīng)當(dāng)具體說明無效宣告理由，提交有證據(jù)的，應(yīng)當(dāng)結(jié)合提交的所有證據(jù)具體說明。對(duì)于發(fā)明或者實(shí)用新型專利需要進(jìn)行技術(shù)方案對(duì)比的，應(yīng)當(dāng)具體描述涉案專利和對(duì)比文件中相關(guān)的技術(shù)方案，并進(jìn)行比較分析。 在案例1中，顯然，無效請(qǐng)求人并沒有具體描述對(duì)比文件中相關(guān)的技術(shù)方案（證據(jù)2的附圖5（第二實(shí)施例）），更談不上比較分析，也就是說沒有對(duì)無效宣告理由做出具體說明，而根據(jù)審查指南第四部分第三章4.1審查范圍一節(jié)的規(guī)定，屬于不予考慮的情形。 第二，無效宣告請(qǐng)求人在口審時(shí)當(dāng)庭提出新的證據(jù)組合方式或者證據(jù)使用方式，本質(zhì)上就是一種證據(jù)突襲，作為另一方當(dāng)事人的專利權(quán)人沒有充分的時(shí)間進(jìn)行考慮應(yīng)對(duì)，這對(duì)于專利權(quán)人一方而言顯失公平。 第三，無效宣告請(qǐng)求人一方在提出無效宣告請(qǐng)求后，有一個(gè)月的時(shí)間補(bǔ)充無效宣告理由和證據(jù)，應(yīng)該說時(shí)間是足夠充裕的，有充裕的時(shí)間增加無效宣告理由而不作為，那么增加無效宣告理由的權(quán)利在法律上就不應(yīng)該再予以保護(hù)。 第四，接受無效宣告請(qǐng)求人在口審時(shí)當(dāng)庭提出新的證據(jù)組合方式或者證據(jù)使用方式未必能夠提高行政效率，根據(jù)審查指南第四部分第三章第4.6.3節(jié)關(guān)于修改方式的限制的規(guī)定：針對(duì)請(qǐng)求人增加的無效宣告理由，專利權(quán)人在答復(fù)期限內(nèi)可以以刪除以外的方式修改權(quán)利要求。 如果專利權(quán)人針對(duì)無效宣告請(qǐng)求人當(dāng)庭增加的無效宣告理由修改權(quán)利要求，這樣的修改一般都會(huì)在口審之后進(jìn)行，因?yàn)橐环矫鏅?quán)利要求的修改需要時(shí)間慎重考慮，另一方面，專利代理師需和專利權(quán)人溝通后才能確定修改方案；如果專利權(quán)人對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行了修改，那么很有可能有必要進(jìn)行二次口審，反而會(huì)導(dǎo)致行政效率的降低。 第五，如果這樣的行為不為法律所禁止，那么可能會(huì)促使很多當(dāng)事人對(duì)此加以利用：在提出無效宣告請(qǐng)求時(shí)的證據(jù)組合只是虛晃一槍，會(huì)大興明修棧道暗度陳倉之事，在很大程度上會(huì)“擾亂”無效宣告程序。 - 結(jié) 語 - 基于以上考慮，筆者認(rèn)為，在無效宣告程序中，應(yīng)當(dāng)明確當(dāng)庭增加的證據(jù)組合方式或者證據(jù)使用方式不予考慮。 如果有了這樣的明文規(guī)定，就給予了各方以明確的指引，一方面，可以敦促無效宣告請(qǐng)求人對(duì)所引用的證據(jù)加以認(rèn)真的考慮，進(jìn)而明確用以評(píng)價(jià)創(chuàng)造性的具體證據(jù)組合方式或者證據(jù)使用方式；另一方面，作為另一方當(dāng)事人的專利權(quán)人可以有的放矢，使得意見陳述具有針對(duì)性，從而整體上提高無效宣告的審查效率。
對(duì)此，筆者認(rèn)為，對(duì)于無效宣告請(qǐng)求人在口審時(shí)當(dāng)庭提出的新的證據(jù)組合方式或者證據(jù)使用方式，復(fù)審和無效審理部不予接受是更為妥當(dāng)?shù)淖龇ā?/p>
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